Нові вимоги щодо подання заявок на реєстрацію торгових марок.

Сергій Барбашин — адвокат і управляючий партнер юридичної фірми Barbashyn Law Firm, що спеціалізується на IT, штучному інтелекті, інтелектуальній власності, бізнес-підтримці та релокації. Він також обіймає посаду президента AIEI.

З 18 вересня 2024 року вступили в силу нові правила щодо подання заявок на торговельні марки (далі - ТМ). Уведено ряд змін та доповнень, що охоплюють різноманітні аспекти цієї процедури.

З 18 вересня 2024 року вступили в силу нові правила щодо подання заявок на торговельні марки (далі - ТМ). Уведено ряд змін та доповнень, що охоплюють різноманітні аспекти цієї процедури.

Однією з важливих новацій стало розширення списку можливих видів позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Згідно з пунктом 2 частини 1 Розділу ІІ "Правил подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи", затверджених Наказом Міністерства економіки України (далі - Правила), тепер до реєстрації приймаються такі типи ТМ: словесні, зображувальні, тривимірні, комбіновані, звукові, позиційні, орнаментальні, рухові, голографічні, мультимедійні позначення, а також колір сам по собі або комбінація кольорів без обведення контурами. Додатково, нові правила спростили процедуру реєстрації кольору як ТМ: тепер заявнику достатньо вказати номер і назву кольору відповідно до міжнародно визнаної системи ідентифікації, такої як Pantone Matching System, RAL чи Focoltone.

Наступне важливе нововведення стосується запровадженого процесу перевірки застосування щодо заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також факт застосування щодо держави заявника секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що поширюються на резидентів іноземної держави, відповідно до Закону України "Про санкції". Така перевірка здійснюється під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки. Під час проведення експертизи заявки перевіряється, чи не є заявник (один із заявників) особою, пов'язаною з державою-агресором, визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації". У разі належності принаймні одного заявника до осіб, пов'язаних із державою-агресором, УКРНОІВІ приймає рішення про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і/або послуг. Клопотання заявника про внесення будь-яких змін до такої заявки не підлягає задоволенню.

У нових правилах також закріплено за заявником право на дискламацію окремих складових торговельної марки, що дозволяє йому заявити, що ці елементи не підлягають правовій охороні. Це означає, що деякі частини знака, такі як загальновживані терміни, описові елементи або графічні зображення, які не мають власної розрізняльної здатності, можуть бути частиною торговельної марки. Однак це можливо лише за умови, що такий елемент не займає домінуючу позицію в дизайні торговельної марки, відповідно до пункту 9 частини 8 Глави VI Правил.

Наступна інновація стосується можливості для заявника оскаржити участь експерта (ч. 1 Глави VI Правил), якщо є надійні підстави для цього. Як відвід, так і самовідвід повинні мати обґрунтовані причини та бути оформлені в письмовій формі через подання відповідної заяви.

Серед ключових підстав для відводу експерта варто виділити такі:

Згідно з новими правилами, літерний код країни може бути використаний в знаку як невід'ємний елемент, що не підлягає охороні. Крім того, уточнені критерії для визначення імітації геральдичних символів, національних прапорів та назв держав (ч. 2 Глави II Правил). Імітація в даному контексті означає будь-яке наслідування в галузі геральдики, яке може створити у споживачів враження про зв'язок між певною державою або організацією та цим знаком. Серед форм імітації можуть бути:

Відтінки (відтінків) не є окремою характеристикою національного прапора і можуть використовуватися для створення його копії лише в поєднанні з іншими складовими. Для форми імітації офіційної повної або скороченої назви та/або міжнародного літерного коду країни можуть бути характерні:

Отже, запроваджені зміни у Правилах подачі заявок на торговельні марки значно розширюють можливості реєстрації позначень, спрощують деякі процедури та посилюють контроль за заявниками. Запроваджено нові категорії ТМ, зокрема мультимедійні та голографічні, а також удосконалено процедуру реєстрації кольорів. Водночас встановлено механізм перевірки заявників щодо санкцій та зв'язків із державою-агресором, що унеможливлює реєстрацію ТМ такими особами. Додатково передбачено можливість дискламації елементів знака, подання відводу експерта та уточнено правила використання геральдичних символів та державних назв. Ці зміни зробили реєстрацію торговельних марок в Україні прозорішою та більш ефективною, а також наблизило її до світових стандартів і тенденцій.